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编者按｜知识产权尽职调查是境外收购医疗/医药企业的重要一环。从中国买方角度，在美国投资或并购医疗/医药领域的公司，知识产权尽职调查重点是什么？哪些问题是常见问题？如何应对？
在日前举行的“全球医疗/医药大健康并购论坛”上，走出去智库合作伙伴——在知识产权领域的国际领先律所、美国Alston & Bird律所合伙人Chris Gegg结合实践，分享了中国企业在美国并购医疗/医药健康企业中，知识产权尽职调查重点及交易实务。
论坛由走出去智库、长江商学院共同主办。
要点
1、卖方很多的事实和谎言，都是从口头沟通中暴露出来的。所以除书面沟通外，其他形式沟通都有必要，尽早让律师介入。
2、不要相信对方提供的数据，要做独立分析和挖掘。
3、知识产权诉讼情况是并购尽职调查重点。
4、知识产权尽职调查重点：一是所有权范围，二是可执行程度，三是交易风险和限制。
5、专利保护是医药/医疗行业知识产权保护的关键问题。
实录精编
美国Alston & Bird律所合伙人Chris Gegg
今天重点谈一谈知识产权（IP）在中国企业收购美国医药医疗领域企业交易中需要注意的重点问题。
知识产权尽职调查重点
其实，不管你在哪个技术领域或哪个国家，有关知识产权的尽职调查，都要实现以下目标：
第一，要找出并且确认已有的知识产权。作为中国买方来讲，重要的是你要尽职调查，确保卖方企业知识产权是实实在在存在，这样才有价值。
第二，要确认知识产权所有权的范围和归属权。这包括两个方面，一方面是卖方声称的范围，一方面是买方认为卖方所拥有的范围。
这听起来是很简单的事情，但是执行中不是那么简单。
如果卖方知识产权的所有权不完整，或者没有完全的知识产权，就会导致交易过程中发生很大的问题。
第三，确定知识产权的可执行程度。
第四，从卖方角度确认知识产权的风险和限制。无论从一方转让给另外一方，或从一个国家转到另外一个国家，作为知识产权的交易，它所面临的限制和风险是什么。
所有权：确认所有转让链条是清晰的
具体解释这几点：首先，要明确发明或者专利的所有者是谁。对于中国买方来讲，很多时候想当然的认为，卖方公司拥有合法IP的所有权，其实这是一个误解。
在美国的知识产权体系，所有的发明创造最初始的所有者是员工或个人，作为买方律师，我们会建议中国企业非常慎重和审慎的要求卖方提供正式的法律文件，即我们称之为知识产权转让的协议。
换而言之，在美国，没有“职务作品”的法律条文。所谓职务作品，就是员工跟企业有雇佣关系，员工的发明创造自然就归属企业。
所以一定要确保收购时，知识产权真的是公司所有的，不管是第三方还是员工作为发明创造方，都要保证跟公司签署了知识产权转让协议。
此外还要确认公司对知识产权的所有权是不是有100%的所有权，这要追溯到知识产权转让的整个链条。
从最初的发明创造人，到后来不管是转让到A公司、B公司还是C公司，所有的转让链条当中，不能有一点中断，每一个环节和节点都要有正式的转让法律文件，如果中间有断掉的节点或没有转让的许可，就会造成很大问题。
还要一点要注意，我们称之为担保物权，或者叫留置权，如果卖方曾提供贷款，现在把公司卖给B公司了，B公司就要确保之前的担保物权或者留置权得以释放，确保现在的担保物权已经无效，而且要有清晰的法律文件记录。
保护范围：重点是专利
其次，关于知识产权保护的范围。这其中的重点主要集中在专利上面，有时偶尔也会出现在商标或者版权上面。
专利保护范围也是医药医疗行业里面比较严重的问题之一。比如对于中国买方来讲，其所期望的保护范围和能得到的不一样，对于卖方来讲，所描述的保护范围可能也跟实际不一样。
技术更新是比较明显的一个问题，比如一项医疗设备，公司一开始申请了一个专利，几年以后公司不断创新，有了更新更好的产品和服务，但是只有产品或者设备第一个版本的专利，对新版本的产品和服务设备没有申请专利。
从交易角度，假如一家医疗设备公司已经有30年的经营历史了，专利可能已经到期了，因为专利的年限是20年，在最近十年没有任何更新或只有小小的改进，没有大的技术突破，从中国买方角度，这家公司的知识产权保护力度就不够有价值，购买这样的公司就要谨慎考虑。
在现实中，这样的案例能占到10%～15%，其结果往往是并购失败。
还有一种情况，就是知识产权没有保护到正确的地方，保护不到位。
比如一个药品，它的配方和成分没有被保护，相反它的剂药设备比如喷雾器等被保护了。
这时候需要观察这家公司的价值基础在哪里，如果公司主要的现金流来自于药品，那么配方没有受到保护，公司就没有价值。如果对于竞争对手而言，其相关的药剂设备更好，公司就是有价值的。
对于中国买方来讲，要理解卖方的商业本质，比如收入来源等等，从而判断知识产权是不是保护到位了。
上述这种情况在创业公司比较典型，早期公司会投入很大的精力在知识产权保护方面，因为产品少，不然无法参与竞争，后来随着公司发展，更多的重点就会转向营销方面，投入的不足会导致一些专利到期就没了。
在医疗领域，制度缺陷也是造成上述问题的一个原因，比如一些液体配方，后期的创新可能就是在原配方中加入了10%左右的化学分子成分，这是一个小改善，不能称为革新，想保护也不能保护，这是制度带来的瑕疵。
诉讼风险不能小视
中国现在有非常棒的技术，而且现在好多国外公司也到中国来进行并购，在中国医药(600056,股吧)领域的投资也在不断增长，相信未来5到10年以后，会有更多的中国公司成为卖方，那时候中国企业就要考虑，你所讲的故事是不是真实的，是不是符合买方的价值主张。
作为中国买方的律师，通常我们的任务就是揭开现实，如果卖方讲的故事跟事实不一致，我们就要将估值降低，面对我们改变不了的问题或者造成很大收购障碍的问题，这个收购往往会导致失败。
再次，关于知识产权诉讼，这是并购当中着重考虑的一点。在美国，风险暴露值是很高的，上千万或者几十亿的美元都有，所以要看卖方公司是否还有尚未解决的知识产权诉讼。
对于已经解决的诉讼，也要看下是否有对知识产权使用的限制，会不会对中国买方的收入或现金流造成很大影响，如果知识产权问题处理不好，其造成的负现金流，可能会抵消并购以后所得的净利润。
不要相信卖方，让律师尽早介入
最后，要对所有IP相关的问题进行详尽的调查。既然购买一家公司，不可能完全没有风险，但你需要知道什么程度的风险对你来说是可以接受的。
如果真的想投资美国医疗器械公司或者进行并购，你要做的功课远远不只如此，要做非常完善的尽职调查，相信一句话，永远不要相信卖方。
卖方也一样，即使知道你是谁，他也不会相信你，双方都会做各自独立的调查。
不要只是相信对方给你提供的数据，要做独立的分析和挖掘，最后找到想要的答案。
我们建议，如果跟你的交易对手方沟通有障碍，或者因为一些原因沟通不便，还是应该聘请美国律师，跟目标公司的代表进行对话或者面对面的交流。
因为我们发现在现实中，很多一些的事实和谎言，都是从口头沟通中暴露出来的。所以觉得除了书面沟通外，其他形式的沟通都是有必要的，要尽早的让律师进入这个过程。
嘉宾简介
Chris Gegg，美国Alston & Bird律师事务所合伙人。就知识产权的取得、保护、授权许可、强制使用、维护问题向客户提供咨询建议。他的从业经验还涉及专利权与版权方面，包括计算机网络、计算机软硬件以及电气，机械，光学和商业方法技术。
机构简介
美国Alston & Bird律师事务所是一家在知识产权领域国际领先的律师事务所。总部位于美国亚特兰大，在美国华盛顿、洛杉矶、纽约、达拉斯、硅谷、比利时布鲁赛尔和中国北京等设有办公室。
其知识产权诉讼团队约有100名律师，为专利权索赔、商标、商业外观和侵犯版权、不公平竞争、虚假广告、滥用商业秘密和反垄断事宜、食品药品、假冒伪造诉讼中的原告或被告客户提供服务。
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